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商标申请人经常会在进行商标注册申请时遇到小麻烦,本文就针对“商标在海外被他人抢注,怎么应对?”这个问题进行详细解析!
01一则咨询案例
有个做文具生产销售的公司,国内外有很多经销商,其中有个美国的经销商耍小聪明,把这个文具公司的商标在美国抢先注册了,然后发函给亚马逊,要求亚马逊把其他所有经销这个公司品牌的文具全部下架,理由就是构成商标侵权。
文具公司气坏了,又没有好办法,来咨询我们怎么处理?
02解决方案
对于已经被他人在海外抢注的商标,如果不想放弃该国市场,只能购买并转让该商标;申请无效或者撤销该商标同时自己提交商标申请;或者另外换新商标。
这个文具公司的美国商标被发现时,还在申请流程中,文具公司表示一定要尽全力拿回该商标,通过委托美国当地的商标律师对该商标申请撤销,经过一年多的商标撤销流程,最终将该商标撤销,同时文具公司在美国同步申请注册了该商标。
知识产权有一个特点,就是申请注册的成本较低,但是后续撤销、异议、维权诉讼的成本就会呈几何级增加,如上案例中,一个美国商标申请的成本约在1万元,但是后续做商标撤销的成本最后花了小10万元(还是在对方没有应诉的情况下,如果对方应诉,流程更为漫长,预计要花15-20万费用),所以为了避免在事后花费巨额的律师费用亡羊补牢,不如事前花费最小的代价来防患未然。
03如何避免商标被他人在海外抢注?
做外贸的或者产品出口到国外的,遇到最多的问题可能就是商标抢注问题,加上最近这些年兴起的“商标投资热”,有很多“商标投资人(抢注人)”专门研究各行各业的头部公司及品牌,将一些没有申请注册的品牌抢注下来,然后开始碰瓷倒卖,获取商业利益。
国内的这股商标投资热潮随着华人流动到了海外,在很多国家,有一些商标恶意抢注人将国内一些知名品牌在当地进行抢注。商标不像专利,专利要求全球新颖性,所以只要一个专利在国内已经申请了,如果没有专利申请人让渡优先权,其他人在其他国家是没法申请完全相同的专利的。
但商标不一样,基于知识产权地域性特点,商标又没有全球新颖性的概念,所以一个商标可以在全球所有国家都可以申请一遍。对于商标保护来讲,只有一个最笨的办法,就是将这个商标在全球所有国家都进行申请。
显然,这种做法不太现实,成本太高,目前据笔者所知,只有部分奢侈品品牌在全球两百个国家做了商标注册。
04商标申请人挑选国家的条件是什么?
中国国家知识产权局的审查能力是受到国际认可的,中国国家知识产权局是PCT国际申请主管受理局,同时也是国际检索单位和国际初步审查单位。
中国专利审查员的审查能力也是受到国际公认的,中国还与美国、欧盟、日本、韩国签订IP5的PPH合作,大家相互认可专利审查结论。
所以,如果中国专利局认为可以授权的专利,基于同样的审查规则,大概率在国外也会授权。
目前实务中遇到的在国内可以授权的专利申请在国外没有授权的案例基本都是:中国审查员没有检索到破坏专利新创性的日文或者英文专利对比文件,导致在国外专利被驳回。
具体原因在于,虽然中国审查员在审查时也会检索日文、英文的专利文献,但是毕竟英文日文不是母语,在审查的精度上相对于日本审查员或者欧美审查员会存在一定误差。
所以,如果有这方面的担心,也可以重点对日文、英文的专利进行检索查新,可以大幅度提高查新准确度,从而保证在国外的专利授权率。